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中国首例主动加入美国337知识产权调查诉讼案胜诉
来源:国际商报     日期:2009/4/16 8:05:16
 

  “绷紧神经,时刻准备着”

  美国《1930年关税法》的“337条款”杀伤力很强,其附带的“普遍排除令”和“有限排除令”更是成为美国本土企业打击外来企业最常用的措施和手段。

  2006年1月,作为柳州两面针旗下的一家子公司,盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司在江苏省射阳县经济开发区内顺利建厂,主营甜味剂三氯蔗糖生产业务。

  当周围人都沉浸在建厂的欣喜之中时,作为公司总经理的安立军开始考虑公司下一步的发展,他希望未来的捷康不仅能成为三氯蔗糖国内生产的佼佼者,还能打开欧美等高端市场,走向世界。

  而以贸易公司起家的安立军深知,将中国产品推向国际特别是欧美市场远没有想像地那么容易。长期的经验告诉他,对于高端、高利润的产品来说,进入欧美市场,很容易遇到知识产权纠纷。其中要数源自美国《1930年关税法》的“337条款”杀伤力最强,其附带的“普遍排除令”和“有限排除令”更是成为美国本土企业打击外来企业最常用的措施和手段。中国的电池、木地板、电子产品、橡胶等产品的生产企业在出口美国时都曾遭受337调查,面临知识产权诉讼。

  同样关注捷康成长的,公司常年法律顾问———北京仁和律师事务所的董海锋十分了解安立军这种担忧。他知道早在安立军经营贸易公司的时候,就曾与美国三氯蔗糖生产巨头泰莱公司产生过一些贸易摩擦和不愉快。另外,从美国泰莱三氯蔗糖公司当时在美国乃至全球所占有的市场份额及垄断霸主地位来推断,董海锋也认为一旦有外来企业想要进军欧美市场,撼动泰莱的霸主地位,美国泰莱公司一定会毫不犹豫地站出来反对,甚至不惜动用法律手段。

  相同的看法让两个人并肩站在了一起。此后一年多时间里,安立军和董海锋带领公司为未来可能发生的诉讼做足了思想和物质上的准备。

  除一般提到的参加诉讼所需的人力、物力和金钱外,捷康在三氯蔗糖生产工艺自主知识产权研发上花足了心思,围绕三氯蔗糖产品就申请了7项中国专利和4项国际专利,并先后通过ISO9001、HACCP、KOSHER、HALAL等多项国际产品认证。在产品准备出口美国之前,还特别聘请美国律师事务所将捷康的生产专利与美国泰莱公司进行了比对和专题调查,并根据调查结果,请美国律师事务所出具了专利不侵权的证明,为今后泰莱公司可能发起的“337调查”或专利诉讼做好了准备。

  “我就知道,泰莱可能会起诉。所以我们绷紧神经,时刻准备着。”安立军对记者说。

  多年的律师经验告诉董海锋,一旦今后美方在主法院对捷康提起诉讼,手头的材料可以保证公司在主观上没有过错。即使最终美方没有发起诉讼,在欧美市场上的不侵权调查也可以成全客户对公司的信任,免除客户所经营产品被判为侵权产品带来的连带赔偿责任。

  “打他个措手不及”

  过去,中国企业在面对美国“337调查”时往往选择消极避诉,美国企业绝不会想到如今竟会有中国企业主动愿意“趟浑水”。

  预感的麻烦果然来了。2007年4月6日,英国泰莱科技有限公司和美国泰莱三氯蔗糖公司果然以泰莱公司5项涉及三氯蔗糖、三氯蔗糖中间体的制造方法专利被侵犯(分别是第4980463号专利、第5498709号专利、第7049435号专利、第5470969号专利和第5034551号专利)为由向ITC提起诉讼,将包括中国三家三氯蔗糖生产企业的国内外25家贸易商告上美国法庭,要求对被告企业发起“337调查”并发布永久性普遍排除令和禁止令。

  一向关注美国市场动向的安立军也在第一时间就得知泰莱对25家中外企业发起“337调查”的事情。当初自己虽然预料到了泰莱公司会就专利侵权对外来企业提起诉讼,但没想到会来得这么快,竟在本公司三氯蔗糖产品未能大举“进军”欧美市场之前。事实上,此次被告企业名单中自然也没有捷康的名字。究竟是按原有的准备主动申请加入诉讼呢,还是本着多一事不如少一事的态度坐等观战呢?一道选择题就这样摆在了安立军面前。

  依照“337条款”规定,如果被起诉的中国企业中有一家败诉或弃权,泰莱就有可能要求ITC对中国整个三氯蔗糖生产行业发出普遍排除令;如果被起诉的三家中国企业全部胜诉,那么在法律上被证明不侵权的产品将会得到客户的优先选择,捷康也会变相失去市场机会。

  权衡再三,两种不主动应诉的结果安立军都不愿意见到,既然其他企业无法代表捷康的利益,何不由捷康自己来争取在国际上的发言权?何况,捷康手中握有多项三氯蔗糖生产工艺专利,拥有自主的知识产权,在一年多的准备过程中,也已对美国联邦法律和ITC法律程序的基本要求有了详细的了解和充分的研究,并且和美国律师就相关问题进行了讨论,制定了一套完整的应诉方案。

  另外,安立军和他的团队也考虑到,过去,中国企业在面对美国“337调查”时往往选择消极避诉,美国企业绝不会想到如今竟会有中国企业愿意“趟浑水”,主动申请加入诉讼,再加上自身充分的材料和证据准备,“一定能打泰莱一个措手不及”。

  “2000多万元的付出,换来市场地位提升”

  诉讼的胜利,让捷康一夜成名。从过去的名不见经传变身为出口龙头企业,相比诉讼前,市场地位有了大幅提升。

  一波三折。2007年7月5日,怀着100%胜诉信心的安立军向美国ITC提交主动加入ITC关于三氯蔗糖“337调查”的申请,这马上就引起泰莱公司对捷康提起主动应诉资格的质疑。

  泰莱公司律师提出,据ITC相关条款规定,参加诉讼的企业必须满足四项条件:分别是在ITC规定时间内,及时提出诉讼申请;正在进行的337调查的确跟申请企业有确实的利害关系;将来的调查结果可能会损害申请参加诉讼企业的利益;通过现有被告的胜诉无法潜在保护申请企业的合法权益。而诉讼法发起时,捷康并没有三氯蔗糖产品出口到美国,且将来进入美国市场的可能性也不大,泰莱公司律师表示,希望ITC能取消捷康申请加入诉讼的资格。

  对泰莱公司的这一说辞,董海锋早有准备。他拿出2006年1月以来捷康公司向美国出口三氯蔗糖的记录,证明事实并非如泰莱所述,捷康自建厂以来,一直有通过贸易公司向美国市场输入三氯蔗糖产品,只是因为公司成立时间较短,生产工艺等各方面都处于调试阶段,出口量略小于其他被起诉企业而已。

  泰莱试图将捷康挡在实体诉讼外的“阴谋”没有达成。提出申请一个多月后的8月15日,ITC正式批准盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司主动加入的申请,至此,历时一年之久,捷康单方花费2000多万元人民币的中美企业直接对决正式拉开大幕。

  整个诉讼答辩过程中,泰莱转变方向,将矛头直指捷康目前正在使用的五项生产技术侵犯了泰莱持有的有效专利。因为在主动应诉之时,安立军虽为手中的多项技术申请了专利,但一项专利从申请到最终批复、授予专利需要至少三年,而捷康建厂至今也不过区区两年,申请的专利尚没能拿到专利证书。

  另外,专利法中明确写明,专利的认定需要具有新颖性和创新性,申请在先的一方在法律上占有绝对优势;且专利的保护也具有地域性,在所在国申请的专利只有在当地才能有效,一旦走出国门,则需要在目的国重新申请才能继续维持专利有效。而泰莱公司1976年就为三氯蔗糖生产技术申请了专利,至今已使用了将近20年。

  对于泰莱所持的理由,董海峰和他的律师团队则持完全驳斥的态度,他们认为,虽然现在中国整体科技力量赶不上美国,但并不排除在特定领域中国有超过美国的可能,本案中,捷康在生产三氯蔗糖的部分工艺就已经走在了美国的前列。尽管在技术研发时,捷康的确借鉴了美国方面先进技术的经验,但却是通过与美国厂商专家定期互访交流和高薪聘请相关专家作为技术指导顾问等正常渠道进行的单纯技术交流。

  而对捷康公司本身的研发力量,董海峰也有相当的信心。他觉得以捷康在国内三氯蔗糖产业数一数二的研发力量,一定不会做出侵犯泰莱工艺专利的行为。可能从技术创新方面,捷康整体超过泰莱的可能性不大,但是在某一个技术点上(精确到某一个固定温度和反应点)实现突破则是非常有可能的,而专利保护的就是这样一个技术点。

  北京时间2008年9月23日,按照美国国际贸易委员会的程序,美国ITC初步裁决表明,盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司出口到美国的产品,没有发现触犯337条款。ITC同时还宣告泰莱公司的一些涉案专利无效,并且涉案的美国第4980463号专利不存在相关国内工业。

  根据此裁定,泰莱公司不仅指控他人侵权不成立,而且还丢掉了涉案专利,甚至都不是一个合格的原告。因为根据美国法律规定,作为337案件的原告,至少要符合两项条件:一是要拥有美国专利,二是要在美国实施了涉案专利,即存在国内工业。如果不符合上述条件中的任何一项,就没有资格提起337诉讼。消息一出,泰莱公司股票当天下跌15%!

  诉讼的胜利,让捷康一夜成名。从过去的名不见经传跃升为现在三氯蔗糖全国出口第一,相比诉讼前的全国二十几位的排名,市场地位有了大幅提升。

  4月7日美国官方网站发布ITC最终裁决:盐城捷康公司生产工艺不侵犯美国泰莱公司的专利。备受业内各界人士关注的知识产权侵权案,终以中方胜诉落幕。盐城捷康公司也成为首例在美国337知识产权调查中主动加入并胜诉的企业。

  “2000多万人民币的付出,不仅没有为捷康带来损失,还换来了全球第二大三氯蔗糖供应商的市场地位、出口欧美的‘永久通行证’及主动应诉所带来的20年时间成本,市场机会估值200多亿元。”安立军对记者说。


 
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